原创|专利原告的十大误区

来源:本站原创 作者:王现辉 发布时间:2018年01月15日 浏览次数:245 我要分享

专利原告的十大误区

在大众创业、万众创新的风口,知识产权发挥着越来越重要的作用。有人的地方就有江湖,有创新的地方自然就有纷争。泽知知识产权团队结合实际办案经验,给广大朋友总结了专利诉讼的十大误区。

误区一、出发点完全以社会道德为基础

商业道德或是社会道德,是从做人的角度进行分析,因为社会对律师的认识不是从职业道德的角度进行评价而往往是从社会道德的角度进行评价,就像社会上认为律师为所谓的“坏人”进行辩护,认为律师也是“坏人”。在专利诉讼中同样涉及商业道德和社会道德的问题,为什么一开始就涉及这个问题呢,因为专利的价值就是市场最大化,以商业目的为根本,也就是说我们做为原告代理律师在专利侵权诉讼中探讨的问题是以商业道德为准不涉及社会道德,比如说,原告的起诉时机问题,往往是在对方不备或者是对方进行重大活动时进行。起诉时机对于原告来说非常重要,下面我们就谈谈起诉时机这个问题,

天时、地利、人和,是事件成败的三要素,时机也占有非常重要的地位,时机选择恰当,能够事半功倍;时机选择糟糕,则会深陷泥潭。专利权人发动诉讼需要选择最佳时机。司法实践中,在对手上市期间进行专利侵权诉讼,导致上市受阻,或许是原告最佳的时机选择。另外,对于一些规模性较小的作坊,个体户、生产处于前期准备的单位,在其设备、投资进场后再来起诉,可能会比起始时效果要好一些,因为只能起始时只能伤其皮毛,不能动其根本。

还有就是相对于有一些大型的机械设备,起诉时机、举证工作一定要在机械设备完全组装完毕后启动,一些方法专利,一定要在生产线完整后启动等等。

作为原告代理律师,选择好的时机对未来案件的胜败起到关键作用。

总之,在专利原告的诉讼中要以商业道德为基准,维护客户最大的商业价值为目标。

误区二、专利权牢不可破

最近一段时间,专利申请比较泛滥,申请目的各有不同,有的为申请而申请,有的为面子而申请,有的为申报高新而申请、有的为高考而申请、有的为职称而申请,有的不知道为啥也申请。申请下来后,认为专利证书到手,凡事无忧,感觉就像古代的“尚方宝剑”,并且好多当事人对专利无效制度一无所知。代理实践中,代理律师仅仅拿专利证书证明专利有效的不在少数。一证在手,走遍神州。实际上,仅仅有专利权证书并不能证实专利的有效性。诉讼实践中,原告常以专利权证书作为证明专利权权属及效力的证据材料。实际上,专利权证书只是专利登记时的法律状态,并不能证明专利权侵权诉讼发生时的专利权效力情况。

专利权证书不是证明专利权有效的充分证据,提供专利权证书时,仍需要提供专利权人缴费的凭证或者记载专利权实时情况的专利登记簿。

任何专利都有被无效的可能,但不是每个专利都有无效的必要。司法实践中,有的专利权人因担心专利被无效而不敢起诉,实际上,这样实现不了专利的价值,专利的价值在于市场,一个专利如果没被提起无效宣告和一个专利被提起多次无效宣告的市场价值完全不同,专利不是一张纸,而是打击竞争对手,净化市场的利器。

误区三、律师函件随意发

知识产权系企业宝贵的无形资产,而侵犯知识产权的行为则是对创造者心血成果的剥夺,是对社会创新思维的践踏,然而考虑到知识产权诉讼成本的问题,实践中经常采取侵权警告通知的形式维权。

在专利权是否受到侵害尚未取得法院的确认之前,发律师函要慎重起见,要对拥有何种权利、遭受何种侵害、要求侵权人履行何种行为等阐释得合法、合理,遣词用句也要注意一定的技巧。依据我国现行的法律制度,被指控专利权侵权的当事人在一定条件下可以对专利权权利人发起“确认不侵权”之诉或不正当竞争之诉,这也是专利权权利人在实施发律师函这一策略中应当加以考虑的因素。寄律师函的同时应提供专利的详细信息,包括专利号以及专利证书复印件、专利权利要求书和对比说明文件等,给对方判断自己是否侵权提供基本的依据。

误区四、事实无需先保全

专利权诉讼中,个别原告没有树立证据保全意识,将客观事实与法律事实进行混淆。一是在取证工作中,自己行动,深入一线,采集视频资料;或者将比对过程进行录像代替法院的质证过程。如果形成完整的证据链条暂且不论,一般情况下,上述的事实取证不会被法院采信。

对于大型的生产型企业,一般不需要进行财产保全。对于目前侵权泛滥的时代,主要是一些法律意识淡薄,侵权成本低的作坊及个体户,对于这些人司法实践中建议做财产保全,否则你也许连被告的面都见不到。

误区五、评价负面则无望

原告为了更多了解专利的稳定性,一般会对实用新型专利或外观设计专利向国知局申请专利权评价报告。专利权评价报告的实践作用很大,比如在电商投诉时,该评价报告成为必要的文件之一,再比如在案件诉讼过程中,提供专利权评价报告的话,法院可对于被 告在答辩期内提出的中止申请不予中止。

问题来了,如果评价报告结果为负面,则是不是案件结果一定对原告不利,或者说专利一定会被无效掉。答案是否定的。

专利诉讼实践中基本的原则是“专利有效原则 ”,即在权利人据以主张的专利权未被无效宣告之前,其权利应予以保护。

另外一点,专利权评价报告的负面性,与专利复审委员会无效宣告没有绝对的对应关系,不是说专利局的评价报告负面专利复审委员会或者北知、北高一定会认定专利无效。在实践中负面的评价报告最终未被无效的案例也非常多。

误区六、侵权严重则犯罪

最近客户公司收到一封“特别”专利侵权律师函,要求该公司立即停止制造、销售涉嫌侵权产品,并声称如未按要求办理,将通过法律途径追究客户公司的刑事责任。

这很哭笑不得,专利侵权什么时候开始追究刑事责任了?该律师显然混淆了知识产权案件中罪与非罪的判断标准。专利纠纷案件并不同于其他民事案件,其有一套特殊的处理程序。

专利侵权是指未经专利权人许可,以生产经营为目的,实施了依法受保护的有效专利的违法行为。专利侵权无论到何种程度,均不会受到刑事法律的追究。专利界需要负刑事责任的罪名称为假冒专利罪,是指违反国家专利法规,假冒他人专利,情节严重的行为。假冒专利罪的适用范围仅限于专利法第六十三条所规定的假冒他人专利的行为,而专利侵权行为则完全被排除在刑罚处罚之外。为了更清楚的阐述,笔者列明属于“假冒他人专利”的行为:(1)未经许可,在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人专利号的;(2)未经许可,在广告或者宣传材料中使用他人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术的;(3)未经许可,在合同中使用他人的专利号,使人将合同涉及的技术误认为是他人专利技术的;(4)伪装或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件的。当然上述行为需要达到情节严重的程度才可以构成刑事犯罪。

除了假冒专利罪以外,在知识产权犯罪中还有一种数额犯,即达到一定的数额就构成犯罪,但数额犯主要包括侵犯商标权、著作权、商业秘密等,并不包括专利侵权。也就是说专利侵权无论多严重,也不会涉及刑事犯罪的问题。

误区七、自己卖不算在先

别人在申请日之前销售、许诺销售的,一般人会知道这样的技术不能再申请专利技术了,可是实践中一般的中小型企业在申请专利时,并不是按照先申请后公开的原则进行,而是研发一种产品,先行投入市场,感觉市场不错,因担心别人会模仿,则会去委托代理机构申请专利,并且这样的情况在实践中存在比较多,尤其在一些农民企业家中。孰不知上述的操作因构成现有技术/设计,被告可以以现有技术/设计抗辩,并且专利无效风险加大。

误区八、产品比对更方便

在专利权诉讼中,包括没有委托律师的当事人和个别律师在诉讼过程中,陈述时总声称被告的产品与原告的产品一模一样,所以被告构成对自己专利权的侵害。这是对于什么是专利权侵权的基本概念或者我们国家的处理专利侵权原则没弄清楚导致的。专利权保护的不是专利权人的产品,专利权的体现在于权利要求书、说明书等。经常提到被告侵权产品的技术特征落入原告专利权的保护范围,比对的对象不是将两个产品进行比较,而是将被告的产品进行技术特征归纳整理后与专利权的权利要求的技术特征进行比对。专利权权利要求书保护的范围覆盖了被告产品的技术特征,则侵权成立。当然,在不利于说明时,专利产品可以帮助理解有关技术特征与技术方案。

误区九、销售产品就侵权

实践中,专利权人对自己的专利情有独钟,爱惜的像自己的孩子一样,见不得别人碰一下,看见市场在涉嫌的侵权产品,心里那个劲就别提了。于是乎,开始委托律师来打击侵权被官司,心里只一个信念,你销售了相关产品就侵害了我的专利权。可是销售并一定构成侵权。

实用新型专利权人对于他人在实用新型专利权授权公告日前实施该专利的行为,并不享有请求他人停止实施的权利。他人在实用新型专利权授权公告日前实施该专利,包括制造、使用、销售、许诺销售和进口实用新型专利产品,并不为专利法所禁止,相关实用新型专利产品不构成侵权产品。在此情况下,对于实用新型专利权授权公告日前已经售出的产品的后续行为,包括使用、许诺销售和销售,应当得到允许。

实用新型专利权与外观设计专利权均适用于上述规则,而发明专利权则不同。发明专利实行早期公开、延迟审查制度,因此存在专利申请公布日与授权公告日之间的临时保护期。《专利法》第十一条规定的侵权行为均存在于专利权被授予之后,在性质上临时保护期内实施发明不属于侵权行为,但是临时保护期内使用应支付使用费,且司法实践中一般按照与构成侵害发明专利权相似的标准确定使用费的数额。

误区十、专利与现有比比

专利侵权诉讼中,在使用现有技术抗辩时会存在以下三个对象:“涉案专利的技术特征”、“被控侵权产品的被控技术特征”以及“现有技术的相应特征”。

现有技术抗辩的对比方式应当为“被控侵权产品的所有被控技术特征”与“现有技术的相应技术特征”进行对比,而并不是“涉案专利的技术特征”与“现有技术的相应技术特征”或者“涉案专利的技术特征”与“被控侵权产品的被控技术特征”之间的对比。

作者简介:王现辉律师,北京大成(石家庄)律师事务所合伙人,知识产权专业委员会主任,专利代理人,专注于知识产权诉讼及非诉讼领域,在专利、商标、版权和商业秘密等实务领域均有较深入研究,河北省律师协会知识产权专业委员会委员,河北省知识产权研究会专利专家委员会委员。

 

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