发律师函反成被告 确认不侵权之诉获赔10万元

来源:本站原创 作者:聂丽敏 发布时间:2020年07月15日 浏览次数:43 我要分享

发律师函反成被告 确认不侵权之诉获赔10万元

案例分析

【案件要点】

随着市场经济的不断发展,人民知识产权保护意识日益增强,专利侵权诉讼数量逐年上升。但存在一部分专利权人滥用专利侵权救济途径,为打击竞争对手,通过律师函的形式对竞争者进行警告但始终又不提起诉讼,使得竞争对手名誉受损,经营受到影响。为给其他主体及利害关系人以司法上的救济,设立了确认不侵害专利权纠纷诉讼,知识产权确认不侵权之诉是知识产权领域中的特有制度,本文将以笔者曾成功代理的张昭、石家庄水盼节能科技有限公司诉孙占敏确认不侵害实用新型专利权纠纷,展开对该问题的研究。

【案号】

一审:(2018)冀01民初573号

二审:(2019)冀民终248号

发回重审一审(生效判决):(2019)冀01知民初970号。

【案情简介】

石家庄水盼节能科技有限公司(以下简称水盼科技公司)系一家节水环保高科技企业,致力成为节水产品和服务的重要提供者。2018年1月24日,水盼科技公司收到专利权人孙占敏委托河北某律师事务所发来律师函一份,律师函称张昭授权水盼科技公司在某机关单位节水改造项目中使用的产品,构成对其专利权的侵害,要求停止制造、销售和使用行为。

大成泽知知识产权团队王现辉、聂丽敏接受张昭、水盼科技公司委托,分析后认为水盼科技的相关行为不构成对涉案专利权的侵害。为此,我方向一审法院提交以下证据:

序号

证据名称

证明目的

1

河北昇舜律师事务所律师函

证明被告孙占敏委托河北昇舜律师事务所向本案两原告发出侵犯专利权的律师函,要求原告停止侵权行为。

2

孙占敏授权委托书

3

原告催告函

证明:原告在收到被告律师函后,经分析确定原告的产品不构成对被告专利权的侵害,为避免原告的经营收到该律师函的不利影响,原告于2018年3月26日向被告发催告函,请求被告撤回对原告的警告。

4

EMS快递单及回执

证明本案被告于2018年3月28日及3月29日收到原告的催告函,但在一个月内并未撤回权力警告,也未在响应时间对原告提起诉讼,原告只能主动向人民法院提起确认不侵害专利权之诉。

5

专利证书

证明被告孙占敏在律师函中张保护的一种小便器防反味装置的实用新型专利申请日为2014年11月26日,而原告找到的该产品最早已经于2013年2月13在优酷网进行了公布,原告实施的技术属于现有技术,不构成对被告孙占敏实用新型专利权的侵害。

6

河北省石家庄市燕赵公证处(2018)冀石燕证民字第02657号公证书

证明:原告从优酷网上找到的地漏芯发布时间为2013年2月13日,被告涉案专利申请日为2014年11月26日,原告实施的技术属于现有技术,不构成对被告孙占敏实用新型专利权的侵害。

7

公证费发票

证明原告为维护自己的权利所产生的合理开支包括律师费及公证费用

8

律师事务所代理合同及发票

被告孙占敏辩称:

被告孙占敏辩称,一、被告享有“一种小便器防反味装置”实用新型专利权,申请日期为2014年11月26日,专利号为ZL20142072××××.8。原告张昭的“免冲水小便器下水结构”实用新型专利申请时间为2015年5月8日,且该专利技术中的防反味硅胶套落入了孙占敏在先专利的保护范围。因此张昭侵犯被告专利权。二、律师函不具有法律效力,不会给两原告造成损失。相关法律规定仅支持制止侵犯专利权行为而支出的合理开支,包括律师费等。被告不侵犯原告专利权,确认不侵权之诉的相关开支不应由被告负担。三、原告并未提供其产品结构与被告专利技术进行比对,无法让法院进行不侵权确认。从原告提供的公证书来看,网络视频中并未对视频中的产品结构清晰地说明,仅进行安装,不能说明视频中产品是在先的公知技术产品。网络视频的上传时间受现代网络技术发达以及各种补痕修改技术的影响,真实性不能被认定。不能被认定为是2011年或者2012年上传,且视频制作方真实性无法确认。视频中的产品是用于地漏,与小便器不属于同一产品领域。即使相同的反味装置应用于小便器领域也应认定为创新。被告专利技术为有效的在先专利技术,原告的产品落入被告专利保护范围,侵犯被告的专利权,请求驳回原告的诉求。

【一审查明】

2018年1月24日,原告张昭收到孙占敏出具的授权委托书,称其聘请河北晟舜律师事务所许荣敏、何东远律师为孙占敏与张昭实用新型专利纠纷案的代理人,委托代理事项:发送律师函。同日,原告张昭收到河北晟舜律师事务所许荣敏律师发出的律师函,其主要内容略称,孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利的申请时间为2014年11月26日,2015年4月15日取得专利权。张昭于2015年5月8日申请的实用新型专利与孙占敏的实用新型专利属于同一技术领域的相同、等同技术。张昭授权水盼公司在河北省水利厅节水改造项目中使用,属于实施侵犯孙占敏实用新型专利权的行为。通知张昭于收到律师函3日内停止许可使用侵犯孙占敏实用新型专利权的行为,书面承诺不会将该侵权产品许可使用于河北省水利厅节水改造项目中,不在其他项目中实施侵犯孙占敏实用新型专利权的行为。如拒不履行,将依法对张昭的侵权行为采取法律措施,由此产生的一切后果由张昭承担。

2018年3月26日,张昭和水盼公司共同向孙占敏发出《催告函》称,2018年1月19日,张昭、水盼公司收到孙占敏委托河北晟舜律师事务所发送的律师函。经审慎分析后认为,水盼公司使用的产品不构成对其专利权的侵害。并告知孙占敏收到催告函后一个月内撤回警告或者提起诉讼,以避免给双方造成更大的损失。2018年3月27日,张昭向孙占敏寄出催告函,2018年3月28日由谢英光代收。2018年3月28日,张昭向许荣敏寄出催告函,2018年3月29日由王春代收。

2014年11月26日,被告孙占敏发明的“一种小便器防反味装置”向国家知识产权局申请专利,2015年4月15日被授予实用新型专利权,专利号为ZL20142072××××.8,专利权人为孙占敏。该专利权利要求书记载:一种小便器防反味装置,其特征在于:它包含漏斗、圆形进口和胶片,漏斗的上端设置有圆形进口,漏斗的下端两侧为斜面设计,且两侧斜面的底部分别设置有胶片,两个胶片之间设置有缝隙。国家知识产权局于2018年6月25日出具的《专利登记簿副本》记载,该专利权有效,第四年度年费已缴纳。

2015年5月8日,原告张昭发明的“免冲水小便器下水结构”向国家知识产权局申请专利,2015年10月7日被授予实用新型专利权,专利号:ZL20152029××××.0,专利权人为张昭。该专利权利要求书记载:1、一种免冲水小便器下水结构,包括小便收集池、位于小便收集池底部的下水口,安装在下水口内的下水防反味组件,所述小便收集池为陶瓷材质,陶瓷表面为具有高憎水性、憎菌性的纳米涂层陶瓷釉面,其特征在于所述下水防反味组件包括位于下水口上端面的过滤网、位于过滤网下方的集液套筒、安装于集液套筒内的防反味硅胶套,所述集液套筒为上端口大、下端口小的阶梯型套筒,下端口的内径为上端口内径的50%-30%,集液套筒的上端口与下水口采用密封胶无缝连接,集液套筒的下端口延伸至下水口外部并与下水道管件连接;所述防反味硅胶套包括圆环形的上端卡圈、连接于上端卡圈下方的薄膜套,所述薄膜套的上端为圆形并与上端卡圈连接,薄膜套的下部收缩为扁平的贴合状封堵口,封堵口的扁平部位大于15毫米,有水进入薄膜套上部后,在重力的作用下封堵口两侧的薄膜向两侧分开,水流过封堵口后,封堵口两侧的薄膜会在负压吸附作用下重新贴合封闭。2、根据权利要求1所述的免冲水小便器下水结构,其特征在于:集液套筒的上端外边设有大于小便收集池的下水口直径的卡边。3、根据权利要求1所述的免冲水小便器下水结构,其特征在于:所述防反味硅胶套的上端卡圈与过滤网之间的距离不少于20毫米,集液套筒与上端卡圈的接触部位设有卡圈槽,上端卡圈固定在卡圈槽内。4、根据权利要求1所述的免冲水小便器下水结构,其特征在于:所述防反味硅胶套为经过抑菌处理的硅胶材质,所述上端卡圈为不易变形的硬质圆环,所述封堵口为柔软的硅胶薄膜。

2018年3月23日,张昭、水盼公司(甲方)与北京大成(石家庄)律师事务所(乙方)签订(2018)冀(大成)律民字第269号委托代理合同,约定甲方与孙占敏因确认不侵害专利权纠纷一案,委托乙方律师代理诉讼,代理费为人民币6万元。2018年3月6日,北京大成(石家庄)律师事务所向水盼公司出具律师费发票,发票金额为6万元人民币。

2018年3月26日,申请人北京大成(石家庄)律师事务所向河北省石家庄市燕赵公证处(以下简称公证处)申请保全证据公证。当日,在公证处513室,在公证员苗某、刘某的现场监督下,申请人的委托代理人聂丽敏使用公证处的计算机进行了如下操作:1、打开计算机,点击计算机桌面上“InternetExplorer”,自动显示该计算机的默认页面;2、在默认网页页面的地址栏中输入“www.youku.com”,点击“Enter回车”键,显示新的链接页面;3、在上述页面的搜索处输入“硅胶防臭地漏芯”,点击“Enter回车”键,显示新的链接页面;点击该页面的“新润爽地漏芯的介绍”的视频,开始播放视频,视频结束后,关闭网页页面。公证员刘某使用公证处提供的内存已清洁的手机对上述过程进行了录制。公证处工作人员将上述手机中存储的录像内容刻录成光盘一式三份。2018年3月29日,公证处向水盼公司出具公证费发票,发票金额为1000元人民币。公证处于2018年4月3日出具(2018)冀石燕证民字第02657号公证书,记载了上述内容。并证明与该公证书所附的附件袋内的光盘内容与公证员刘某录制的聂丽敏现场查看相关网页内容的实际情况相符。

在开庭审理前,合议庭组织双方当事人对公证书所附光盘进行了完整播放并收看,该光盘包含一个时长6分22秒、名为“VID_20180326_152235.mp4”的视频文件。经播放该视频文件显示,聂丽敏在公证员的监督下,在优酷网中搜索并播放了名称为“新润爽地漏芯的介绍”的视频。优酷网视频中显示的地漏芯共有A、B、C、D、E、W、X、Y、Z九种规格,网络视频中相关人员演示了地漏芯的技术特征和使用方法。优酷网页面记载的该视频上传时间为2013年2月13日。被告对网络视频上传时间的真实性持有异议,但未提供相应证据予以佐证。

在法庭审理过程中,两原告承认制造、销售、使用了被告所称的侵犯被告专利权的产品,并提供了其产品实物。双方当事人将原告产品的技术方案与被告“一种小便器防反味装置”实用新型专利权利要求书记载的技术方案进行了比对并作了比对陈述。原告称其产品的技术方案、被告的专利技术方案和原告证据6中现有技术方案均是一样的。被告称原告产品的技术方案落入被告专利技术方案的保护范围。

本院经比对确认,原告薄膜套产品实物具备圆形进口、漏斗、两个斜面和两个胶片等构成部分,有圆形进口与漏斗的上端相连接,漏斗的下端两侧为斜面设计,两侧斜面的底部分别连接有胶片,两个胶片左右互相连接之间呈有缝隙的贴合状态。原告张昭的“免冲水小便器下水结构”实用新型专利权包括小便收集池、下水口及下水防反味组件,防反味组件包括过滤网、集液套筒和防反味硅胶套,防反味硅胶套包括圆环形的上端卡圈和薄膜套,薄膜套的上端为圆形并与上端卡圈连接,薄膜套的下部收缩为扁平的贴合状封堵口。原告提供的证据10为其实用新型专利中的薄膜套,其技术特征与被告孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利权利要求记载的技术特征完全相同。

原告证据6中的网络视频显示,相关人员演示的地漏芯的技术特征,包括圆形进口、漏斗、斜面和贴合的胶片等构成部分,漏斗的上端连接有圆形进口,漏斗的外面有螺纹,漏斗的下端两侧为斜面设计,两侧斜面的下方分别连接有胶片,两个胶片左右互相并呈有缝隙的贴合状态。地漏芯的上述技术特征完全覆盖了被告孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利权利要求记载的技术特征。

【一审判理与结果】

本院认为,一、我国专利法规定,实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的,不构成侵犯专利权。现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。在本案中,经当庭比对,原告证据6中展示的地漏芯,其技术特征完全覆盖了被告孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利的技术特征;两原告制造、销售并使用的薄膜套产品,与被告孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利的技术特征完全相同。原告证据6中记载的地漏芯视频的上传时间为2013年2月13日,表明该视频最晚上传时间为2013年2月13日,视频中显示的地漏芯的技术已于2013年2月13日通过网络为公众所知悉,属于专利法意义上的现有技术。被告孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利的申请日为2014年11月26日,晚于网络视频中的现有技术。基于上述比对可以认定,两原告制造、销售并使用的薄膜套产品,其技术特征已为原告证据6中地漏芯的技术特征完全覆盖,其技术方案属于现有技术。根据专利法的上述规定,两原告不构成侵犯被告孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利权。原告关于确认其生产、销售小便器防反味装置产品的行为不侵害被告孙占敏实用新型专利权的诉讼请求,符合法律规定,本院予以支持。二、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定,权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。原告张昭在许可使用、水盼公司实际使用其薄膜套产品的过程中,被告孙占敏委托律师向两原告发出侵犯其专利权的警告,要求原告张昭停止许可使用及原告水盼公司停止使用侵害孙占敏实用新型专利权产品的行为。两原告认为不构成对被告实用新型专利权的侵害,共同向被告孙占敏发出催告函,要求被告孙占敏自收到催告函后一个月内撤回警告或者提起诉讼。被告孙占敏在法律规定的期限内,既未撤回对两原告的警告,也未对两原告提起侵权诉讼,致使两原告的经营活动受到影响,两原告有权依法提起确认不侵犯被告专利权的诉讼。两原告主张被告赔偿其损失及合理开支共计6万元,但未提供其损失的相关证据,仅提供其缴纳公证费1000元和支付律师费6万元的发票。原告委托公证处保全证据,缴纳的公证费属于合理开支,应当由被告赔偿原告。原告委托河北省辖区内律师代为诉讼,支付符合河北省律师收费标准的律师费,应属合理开支,亦应当由被告赔偿原告。河北省律师协会于2016年1月26日发布、自2016年2月1日实施的《河北省律师服务收费指导意见》规定,标的额10万元(含)以下的部分按8%收费,由中级以上人民法院作为一审的案件为重大、疑难、复杂民事诉讼案件,可以在规定收费标准的5倍以内收费。原告为此案支付律师费6万元,明显高于河北省律师收费标准,高出部分不属于合理开支,应当由原告自行负担。

一审判决如下:

一、原告张昭、石家庄水盼节能科技有限公司制造、销售、使用小便器防反味装置产品的行为不侵犯被告孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利权;

二、被告孙占敏于本判决生效后十日内赔偿原告张昭、石家庄水盼节能科技有限公司合理开支25000元人民币;

三、驳回原告张昭、石家庄水盼节能科技有限公司的其他诉讼请求。

一审判决生效后,被告孙占敏不服石家庄市中级人民法院一审判决,遂向河北省高级人民法院提起上诉。

【二审认为】

河北省高级人民法院经审理认为,在孙占敏向张昭发出的《律师函》中,指控张昭在河北省水利厅节水改造项目中使用的小便器防反味装置,侵害了其实用新型专利权。但张昭、石家庄水盼节能科技有限公司提起本案确认不侵害专利权诉讼时,向一审法院提交的被控侵权实物并非来自于孙占敏指控的河北省水利厅节水改造项目,孙占敏质证过程时称无法与其专利技术进行准确比对。在此情况下,一审法院以张昭、石家庄水盼节能科技有限公司提交的实物与孙占敏的涉案专利进行比对,缺乏比对的前提和基础。张昭、石家庄水盼节能科技有限公司在本院二审期间提出补交证据,但本院依法不应对该证据直接予以认定。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(三)项之规定,裁定如下:

一、撤销河北省石家庄市中级人民法院(2018)冀01民初

573号民事判决;

二、本案发回河北省石家庄市中级人民法院重审。

原告为再次证实其在河北省水利厅投放的产品不构成对被告实用新型专利权的侵权,向石家庄市中级人民法院提交了以下补充真姬菇:

序号

证据名称

       证明目的

1

发回重审一审律师事务所代理合同

证明:原告为维护自己的权利,向北京大成(石家庄)律师事务所支付发回重审代理费用,产生的公证费用为3000元。

2

发回重审一审程序律师费发票

3

(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书及地漏芯实物

证明:原告向河北省水利厅提供的产品样式为现有技术,并不侵犯被告专利权。

4

河北省水利厅证明

证明:原告与公证人员到河北省水利厅取得的地漏芯来源为原告。

 

【发回重审一审查明】

经审理查明,2018年1月24日,原告张昭收到被告孙占敏出具的授权委托书,称其聘请河北晟舜律师事务所许荣敏、何东远律师为被告孙占敏与原告张昭实用新型专利纠纷案的代理人,委托代理事项:发送律师函。同日,原告张昭收到河北晟舜律师事务所许荣敏律师发出的律师函,其主要内容为:被告孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利的申请时间为2014年11月26日,2015年4月15日取得专利权。原告张昭于2015年5月8日申请的实用新型专利与被告孙占敏的实用新型专利属于同一技术领域的相同、等同技术。原告张昭授权水盼公司在河北省水利厅节水改造项目中使用,属于实施侵犯被告孙占敏实用新型专利权的行为。通知原告张昭收到律师函3日内停止许可使用侵犯被告孙占敏实用新型专利权的行为,书面承诺不会将该侵权产品许可使用于河北省水利厅节水改造项目中,不在其他项目中实施侵犯被告孙占敏实用新型专利权的行为。如拒不履行,将依法对原告张昭的侵权行为采取法律措施,由此产生的一切后果由原告张昭承担。

2018年3月26日,二原告共同向被告孙占敏发出《催告函》称,2018年1月19日,二原告收到被告孙占敏委托河北晟舜律师事务所发送的律师函。经审慎分析后认为原告水盼公司使用的产品不构成对被告孙占敏专利权的侵害。并告知被告孙占敏收到催告函后一个月内撤回警告或者提起诉讼,以避免给双方造成更大的损失。2018年3月27日,原告张昭向被告孙占敏寄出催告函,2018年3月28日该催告函由谢英光代收。

2014年11月26日,被告孙占敏发明的“一种小便器防反味装置”向国家知识产权局申请专利,2015年4月15日被授予实用新型专利权,专利号为ZL201420723734.8,专利权人为被告孙占敏。该专利权利要求书记载:一种小便器防反味装置,其特征在于:它包含漏斗、圆形进口和胶片,漏斗的上端设置有圆形进口,漏斗的下端两侧为斜面设计,且两侧斜面的底部分别设置有胶片,两个胶片之间设置有缝隙。国家知识产权局于2018年6月25日出具的《专利登记簿副本》记载,该专利权有效,第四年度年费已缴纳。2015年5月8日,原告张昭发明的“免冲水小便器下水结构”向国家知识产权局申请专利,2015年10月7日被授予实用新型专利权,专利号:ZL201520293401.0,专利权人为原告张昭。该专利权利要求书记载:1.一种免冲水小便器下水结构,包括小便收集池、位于小便收集池底部的下水口,安装在下水口内的下水防反味组件,所述小便收集池为陶瓷材质,陶瓷表面为具有高僧水性、憎菌性的纳米涂层陶瓷釉面,其特征在于所述下水防反味组件包括位于下水口上端面的过滤网、位于过滤网下方的集液套筒、安装于集液套简内的防反味硅胶套,所述集液套筒为上端口大、下端口小的阶梯形套筒,下端口的内径为上端口内径的50%-30%,集液套筒的上端口与下水口采用密封胶无缝连接,集液套筒的下端口延伸至下水口外部并与下水道管件连接;所述防反味硅胶套包括圆环形的上端卡圈、连接于上端卡圈下方的薄膜套,所述薄膜套的上端为圆形并与上端卡圈连接,薄膜套的下部收缩为扁平的贴合状封堵口,封堵口的扁平部位大于15毫米,有水进入薄膜套上部后,在重力的作用下封堵口两侧的薄膜向两侧分开,水流过封堵口后,封堵口两侧的薄膜会在负压吸附作用下重新贴合封闭。2.根据权利要求1所述的免冲水小便器下水结构,其特征在于:集液套筒的上端外边设有大于小便收集池的下水口直径的卡边。3.根据权利要求1所述的免冲水小便器下水结构,其特征在于:所述防反味硅胶套的上端卡圈与过滤网之间的距离不少于20毫米,集液套筒与上端卡圈的接触部位设有卡圈槽,上端卡圈固定在卡圈槽内。4.根据权利要求1所述的免冲水小便器下水结构,其特征在于:所述防反味硅胶套为经过抑菌处理的硅胶材质,所述上端卡圈为不易变形的硬质圆环,所述封堵口为柔软的硅胶薄膜。

2018年3月23日,二原告(甲方)与北京大成(石家庄)律师事务所(乙方)签订(2018)冀(大成)律民字第269号委托代理合同,约定甲方与被告孙占敏因确认不侵害专利权纠纷一案,委托乙方律师代理诉讼,代理费为6万元。河北银行网上银行电子回单显示2018年3月2日原告水盼公司向北京大成(石家庄)律师事务所支付律师费6万元。2018年3月26日,申请人北京大成(石家庄)律师事务所向河北省石家庄市燕赵公证处(以下简称公证处)申请保全证据公证。当日,在公证处513室,在公证员苗立荣、刘晓宁的现场监督下,申请人的委托代理人聂丽敏使用公证处的计算机进行了如下操作:1.打开计算机,点击计算机桌面上“InternetExplorer”,自动显示该计算机的默认页面;2.在默认网页页面的地址栏中输入“www.youku.com”,点击“Enter回车”键,显示新的链接页面;3.在上述页面的搜索处输入“硅胶防臭地漏芯”,点击“Enter回车”键,显示新的链接页面;点击该页面的“新润爽地漏芯的介绍”的视频,开始播放视频,视频结束后,关闭网页页面。公证员刘晓宁使用公证处提供的内存已清洁的手机对上述过程进行了录制。公证处工作人员将上述手机中存储的录像内容刻录成光盘一式三份。河北省石家庄市燕赵公证处于2018年4月3日对上述取证过程出具了(2018)冀石燕证民字第02657号公证书。河北银行网上银行电子回单显示2018年3月28日原告水盼公司向河北省石家庄市燕赵公证处支付公证费1000元。庭审中对(2018)冀石燕证民字第02657号公证书所附光盘进行播放,该视频文件显示,聂丽敏在公证员的监督下,在优酷网中搜索并播放了名称为“新润爽地漏芯的介绍”的视频。优酷网视频中显示的地漏芯共有A、B、C、D、E、W、x、Y、2九种规格,网络视频中相关人员演示了地漏芯的技术特征和使用方法。优酷网页面记载的该视频上传时间为2013年2月13日。2020年1月14日,原告水盼公司法定代表人赵亮的委托代理人胡军伟来到河北省石家庄市燕赵公证处申请对其拆除河北省水利厅办公楼内的“小便器防反味装置”通过拍照的方式办理保全证据公证。当日上午,该公证处公证员王静及该公证处工作人员徐影与胡军伟来到位于河北省石家庄裕华东路与富强大街交叉口路东河北省水利厅。公证员王静随机挑选河北省水利厅办公楼一楼“男洗手间”,并对“男洗手间”内的标有“CHMR”的小便器进行编号为“1”“2”。在公证员王静和该公证处工作人员徐影的现场监督下,申请人的委托代理人胡军伟对公证员王静随机挑选的上述编号为“2”的标有“CHMR”的小便器中安装的“小便器防反味装置”进行拆除,并将拆除后的“小便器防反味装置”进行密封,公证员王静在密封后的纸箱上粘贴了公证处封签,并加盖了公证处封章。该公证处工作人徐影使用公证处提供的已检查清洁度的手机对胡军伟拆除后的“小便器防反味装置”及密封好的纸箱的外观均进行了拍照,并将上述密封好的纸箱交胡军伟保管。2020年1月17日,公证员王静和该公证处工作人员徐影来到石家庄市桥西区自强路107号门口标有“科威图文快印”的店铺,由该店的工作人员将上述手机内储存的现场拍摄的32张照片进行打印,取得照片的打印件一式三份,每份8页。2020年2月6日,河北省石家庄市燕赵公证处针对上述公证过程出具(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书。支付账单显示2020年1月14日原告向河北省石家庄市燕赵公证处支付公证费2000元。2019年2月1日,二原告(甲方)与北京大成(石家庄)律师事务所(乙方)签订委托代理合同,约定甲方与被告孙占敏因确认不侵害专利权纠纷一案,委托乙方律师代理诉讼,代理费为3万元。2019年3月13日第01261494号河北增值税专用发票显示原告水盼公司向北京大成(石家庄)律师事务所支付律师费3万元。

二原告当庭提交的河北省水利厅机关服务中心证明的外包装袋上有河北省水利厅机关服务中心公章进行骑缝封存,封存情况完好。当庭打开封存包装袋,里面有一地漏芯及河北省水利厅机关服务中心出具的证明一份。该证明的内容为:“兹证明石家庄水盼节能科技有限公司在我单位使用的产品与档案袋中实物一致。特此证明。河北省水利厅机关服务中心。2019年4月3日。”在法庭审理过程中,本院组织二原告及被告孙占敏对(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物的技术特征及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物的技术特征与被告孙占敏涉案专利技术特征、原告张昭涉案专利技术特征及(2018)冀石燕证民字第02657号公证书所附光盘中优酷视频中的地漏芯的技术特征进行比对。二原告认为(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物的技术特征及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物的技术特征与被告孙占敏涉案专利技术特征、原告张昭涉案专利技术特征及(2018)冀石燕证民字第02657号公证书所附盘中优酷视频中的地漏芯的技术特征一致。优酷网视频中的地漏芯发布时间为2013年2月13日,被告孙占敏涉案专利申请日为2014年11月26日,二原告实施的技术属于现有技术,不构成对被告孙占敏涉案专利的侵害。被告孙占敏认为其指控的产品是原告张昭涉案专利的防反味硅胶套,这与二原告提交的(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物以及(2018)冀石燕证民字第02657号公证书所附光盘中优酷视频中的地漏芯不是一个产品。原告张昭涉案专利与被告孙占敏涉案专利共同点都是用于小便器的防反味装置。二者均设置有圆形进口,圆形进口上宽下窄,便于收集液体,出口均为有液体时张开,无液体时闭合;二者的不同点为:专利中的漏洞的下端两侧斜面,被控产品是上粗下细的薄膜套(套筒状),被告孙占敏涉案专利的液体出口为两个切合的胶片进行切合和开启,被控产品是利用两侧薄膜进行切合和开启,其实现的功能均是方便液体的向下流动和收集,液体经过时张开,无液体时闭合。因此,被控产品与被告孙占敏涉案专利构成等同侵权。被告孙占敏涉案专利产品是用于小便器,优酷视频中的产品是一个地漏,二者应用的对象不同;优酷视频中的产品以及二原告提交的(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物的液体出口均为一个薄膜体,而被告孙占敏涉案专利为两个片体。

本院确认原告张昭的涉案专利的防反味硅胶套、(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物以及(2018)冀石燕证民字第02657号公证书所附光盘中优酷视频中的地漏芯硅胶漏斗的上端均为圆形,下端均为收缩的扁平的薄膜套贴合状封堵口,有水进入薄膜套上部后,在重力的作用下封堵口薄膜套向两侧分开,水流过封堵口后,封堵口的薄膜套会在负压吸附作用下重新贴合封闭。被告孙占敏涉案专利的漏斗上端也为圆形进口,但漏斗下端两侧斜面的底部分别设置有胶片,两个胶片之间设置有缝隙。当有液体流下时,两个胶片则会张开,如果没有液体流下时,两个胶片中间存在一定的缝隙,由于水的作用力会将两个胶片紧紧地相贴在一起。原告张昭的涉案专利的防反味硅胶套、(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物以及(2018)冀石燕证民字第02657号公证书所附光盘中优酷视频中的地漏芯的技术特征与被告孙占敏涉案专利的技术特征本质的区别为漏斗下端封堵口的结构不同,前者为薄膜套,后者为两个胶片。被告孙占敏于2019年4月5日、2019年4月12日两次向二原告邮寄送达撤回律师函通知,只有2019年4月5日向原告水盼公司邮寄的撤回律师函通知成功邮寄送达,其余的邮寄送达均被退回。撤回律师函通知的内容为:2018年1月我委托河北晟顺律师事务所律师许荣敏、何东远向你方发送了关于侵犯我实用新型专利“一种小便器防反味装置”的师函。现,我方对该律师函予以撤回。特此函告!通知人:孙占敏,2019年4月5日。易查明,被告孙占敏无法提交其律师函中指控的产品实物。

【发回重审一审认为】

本院认为,一、关于(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物是否侵犯被告涉案专利权的问题。我国专利法规定,实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的,不构成侵犯专利权。现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。在本案中,经当庭比对,(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物的机构和技术特征与(2018)冀石燕证民字第02657号公证书所附光盘中优酷视频中地漏芯的结构和技术特征完全一致。优酷视频中的地漏芯视频的上传时间为2013年2月13日,表明该视频最晚上传时间为2013年2月13日,视频中显示的地漏芯的技术已于2013年2月13日通过网络为公众所知悉,属于专利法意义上的现有技术。被告孙占敏“一种小便器防反味装置”实用新型专利的申请日为2014年11月26日,晚于网络视频中的现有技术,且两实物和被告孙占敏涉案专利漏斗下端封堵口的结构不同,前者为薄膜套,后者为两个胶片,并未完全落入被告孙占敏涉案专利权利要求所述的胶片的保护范围内。综合考量以上事实,本院认为(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物使用的是现有技术,且未完全落入被告孙占敏涉案专利权利要求保护的范围。因此,本院确认(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物没有侵犯被告孙占敏涉案专利权。

二、关于(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物是否应认定为被告孙占敏律师函所指控的侵权产品的问题。被告孙占敏发函主张原告张昭于2015年5月8日申请的实用新型专利与其实用新型专利属于同一技术领域的相同、等同技术。原告张昭授权水盼公司在河北省水利厅节水改造项目中使用,属于实施侵犯其实用新型专利权的行为。二原告收到该函后于2018年3月26日向被告孙占敏发出《催告函》,告知被告孙占敏收到催告函后一个月内撤回警告或者提起诉讼,以避免给双方造成更大的损失。2018年3月27日,原告张昭向被告孙占敏寄出催告函,2018年3月28日由谢英光代收。直至2019年4月5日被告孙占敏才向原告水盼公司和原告张昭邮寄送达撤回律师函通知,怠于行使自己的权利。现被告孙占敏主张其指控的侵权产品并非(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物,其又无法提交所指控的侵权实物。且经庭审比对,(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物的技术特征与原告张昭的涉案专利的防反味硅胶套技术特征完全一致。故被告孙占敏辩称的(2020)冀石燕赵证民字第583号公证书所附实物及河北省水利厅机关服务中心封存包装袋中所附实物不是其律师函所指控的侵权产品的主张,理据不足,本院不予支持。

三、关于二原告主张的被告孙占敏赔偿二原告损失及合理开支93000元的问题。依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定,权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。原告张昭在许可原告水盼公司使用薄膜套产品的过程中,被告孙占敏委托律师向二原告发出侵犯其专利权的警告,要求原告张昭停止许可使用及原告水盼公司停止使用侵害被告孙占敏实用新型专利权产品的行为。二原告认为不构成对被告孙占敏实用新型专利权的侵害,共同向被告孙占敏发出催告函,要求被告孙占敏自收到催告函后一个月内撤回警告或者提起诉讼。被告孙占敏在法律规定的期限内,既未撒回对二原告的警告,也未对二原告提起侵权诉讼,致使二原告的经营活动受到影响,二原告有权依法提起确认不侵犯被告孙占敏专利权的诉讼。本案原告提交了公证费3000元和律师费9万元的支付凭证。被告孙占敏对支付凭证的真实性认可,但对关联性不认可,本院认为二原告依法享有提起本案诉讼的权利,应认定必要的公证费和适当的律师费为二原告提起本案诉讼的合理开支。另,本案中二原告虽没有提交具体的经济损失,但二原告于2018年1月24日收到被告孙占敏的律师函,于2018年3月26日向被告孙占敏发出《催告函》,直到2019年4月5日被告孙占敏才向二原告邮寄撤回律师函通知,因二原告被指控的产品与被告孙占敏专利产品具有相同的类别、相同的用途,故二原告与被告孙占敏存在同行业竞争关系,必然给二原告正常的经营活动造成影响,导致二原告损失。综合考量以上因素,为引导当事人正当维权,本院确认二原告主张的被告孙占敏赔偿二原告损失及合理开支共计93000元属于合理诉求。

综上,依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款第八项,《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款、第六十二条,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定,判决如下:

一、原告张昭、原告石家庄水盼节能科技有限公司生产、销售小便器防反味装置产品的行为不侵犯被告孙占敏专利号为ZL201420723734.8“一种小便器防反味装置”实用新型专利权;

二、被告孙占敏于本判决生效后十日内赔偿原告张昭、原告石家庄水盼节能科技有限公司损失及合理开支93000元。

一审判决已生效。

【律师评述】

委托人水盼公司、张昭找到笔者时,称其收到了孙占敏委托律师事务所向其发出的警告函,该警告函直接导致了委托人多家订单受限,尤其是在政府采购项目中产生了巨大的不良影响,给委托人的名誉造成了严重的损害。经过与委托人的充分沟通及大量的检索,笔者发现孙占敏在律师函中主张保护的一种小便器防反味装置的实用新型专利申请日为2014年11月26日,而笔者找到的该产品最早已经于2013年2月13在优酷网进行了公布,以此证实委托人实施的技术属于现有技术,不构成对被告孙占敏实用新型专利权的侵害。

笔者与委托人沟通了代理思路,即根据《专利法司法解释》第18条规定,通过向法院举证证明其实施的技术属于现有技术,以此确认其产品不侵害原告的实用新型专利权。

本案,委托人张昭、水盼公司收到了权利人下发的警告函,笔者建议张昭及水盼公司立即向孙占敏发出书面催告函,催告孙占敏尽快就警告函中的内容将张昭及水盼公司起诉至人民法院。后孙占敏并没有在一个月内提起侵权诉讼。因此,在掌握了以上催告程序的证据后,笔者代理张昭、水盼公司将孙占敏起诉至石家庄市中级人民法院。本案经过一审、二审、发回重审一审,最终法院判决原告张昭、水盼公司生产、销售小便器防反味装置产品的行为不侵犯被告孙占敏专利号为ZL201420723734.8“一种小便器防反味装置”实用新型专利权,被告孙占敏于原告张昭、原告石家庄水盼节能科技有限公司损失及合理开支93000元。本案的结果得到了委托人的极大认可。

最高人民法院在2009年发布《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(“《解释》”),解释第18条规定:“权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。”据此,专利确认不侵权之诉的起诉条件为:1.权利人向他人发出侵权警告;2.被警告人或利害关系人书面催告;3.权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼。

专利确认不侵权之诉明确了侵权警告函发送人在其侵权指控被认定不成立的情况下,可能需要承担消除影响、赔偿损失的民事责任。本案一审法院全额支持了被警告人为提起确认不侵权之诉的全部合理开支,最大限度的为收到侵权警告函的被警告人维护合法权益指明了道路,同时完善了确认不侵害专利权诉讼制度。

【问题提出】

一、对于专利确认不侵权纠纷适用何种举证责任?

对于知识产权确认不侵权之诉的举证责任分配,法律并没有铭文规定。该问题在理论界同样存在争议。

第一种观点认为,对于知识产权确认不侵权纠纷,应当适用《民事诉讼法》证明责任分配的一般原则,即“谁主张,谁举证”的原则,即应当由收到警告函的当事人,通过举证证明其被指侵权的产品技术特征不落入发函人专利权的保护范围,或者通过举证证明其实施的技术属于现有技术等途径,证明其产品不构成对发函人专利权的侵害。如果发函相反的证据证明警告函中所指代的产品构成侵权,则应当承担举证不利的法律后果。

第二种观点认为,即便知识产权确认不侵权之诉是由收到警告函的当事人主张侵权关系不存在,但是如果将举证责任分配给被控侵权,将会导致权利人滥用警告函给他人造成损失的同时转嫁举证责任,对被控侵权人不公平。

笔者赞同第二种观点。以本案为例,水盼公司为证明其提供的产品不构成对原告专利权的侵害,提交了其向水利厅提供的产品实物。但原一审、二审庭审中,被告只抗辩原告提交的产品并非其向水利厅提供的产品,也非警告函指控的产品,但是并未就原告的产品构成侵权提交任何其他证据。二审法院将本案发回重审,原告只能继续补强证据,将其向水利厅提供的产品公证拆卸封存下来,至此才赢得法院的支持。笔者认为,如果一味的追求谁主张谁举证的原则,对原告来说极为不公平,本案的被告在三个法庭程序中一直拒绝对侵权事实举证,给原告增加了巨大的举证责任,浪费了司法资源,也非原告增加了经济损失。

二、被告是否应当向原告支付因提起诉讼而支付的合理开支,或者因警告函而导致的经济损失?

笔者认为,本案案由虽然为确认不侵害专利权纠纷,但其本质确实侵权之诉,原告主张的经济损失及合理开支应当适用《侵权责任法》的规定,依法应予以支持。

北京知识产权法院(2015)京知民初字第2173号民事判决书,北京水木天蓬医疗技术有限公司、江苏水木天蓬科技有限公司诉北京迈速医疗科技有限公司确认不侵害专利权纠纷案,法院认为:“确认不侵害专利权诉讼起诉的条件不仅在于双方对于是否存在侵害专利权的事实产生争议,而且是由于专利权人向被控侵权的一方发送带有指控侵权内容的函件,导致被控侵权一方的商誉受到损害,商业安宁受到侵扰,潜在的商业利益受到损失,被控侵权一方提起诉讼的目的也不仅在于消极的确认不侵权的事实,而且希望通过诉讼正本清源,积极的使其受损的商誉得到恢复,商业安宁得到保护,潜在的商业利益损失得到弥补。因此,确认不侵害专利权诉讼从法律属性上属于侵权之诉,应当适用我国《侵权责任法》的规定。”本案被上诉人孙占敏向上诉人石家庄水盼节能科技有限公司发函并在市场上宣称上诉人使用的产品构成对其实用新型专利权的侵害,而上诉人合作对象多为水利厅等国家行政部门,对此发函非常重视,被上诉人的发函行为对上诉人的生产经营造成了极大的负面影响,为此上诉人被迫提起确认不侵权之诉,意图通过法院消除被上诉人发函的不利影响,为此上诉人起诉并产生律师费的支出确属真实且合理的开支,按照《侵权责任法》,因被上诉人的发函行为导致上诉人产生的损失应当由被上诉人承担,本案上诉人虽未能就经济损失提交证据,但是所产生的律师费、公证费等合理开支已经成为实际损失,被告应当对合理开支部分全部对原告进行赔偿。

三、确认不侵权之诉管辖原则。

我国现有的确认不侵权之诉具体案由,根据《民事案件案由规定》第153条:“确认不侵害知识产权纠纷”,包括“确认不侵害专利权纠纷”、“确认不侵害商标权纠纷”、“确认不侵害著作权纠纷”。

上文中,笔者已经谈到确认不侵权之诉实质仍是侵权之诉,因此其诉讼管辖原则依然要适用《民事诉讼法》第28条:因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十四条规定:“民事诉讼法第二十八条规定的侵权行为地,包括侵权行为实施地、侵权结果发生地“。被告住所地毋庸置疑,但是对于本条中规定的侵权行为地,笔者认为,其指代的应当是发函人在警告函中指控的侵权行为的具体实施地,包括警告函中被指侵权的产品生产地、销售地等。

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